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“一帶一路”戰略下的智慧財產權保護問題

一帶一路”戰略下的智慧財產權保護問題

北京中倫(武漢)律師事務所 王婧

2016年11月11日至12日, 中南六省(區)2016律師論壇在廣州舉行, 北京中倫(武漢)律師事務所王婧律師應邀出席論壇,

在本次論壇徵文活動中, 本文獲三等獎。

摘要:“一帶一路”戰略構想提出後, 越來越多的中國企業開始以各種方式走向國際化。 一直以來, 對中國企業以國際貿易、勞務輸出、資本輸出等方式走出去的相關法律研究並不鮮見, 然而卻少有探究以智慧財產權為依託而走出去所涉及的法律問題。 本文擬通過介紹中國車企在“走出去”過程中面臨的智慧財產權的權屬問題、智慧財產權的使用問題以及智慧財產權的保護問題等三個方面, 以期對“一帶一路”戰略構想下的智慧財產權保護策略有所啟示。

關鍵字:一帶一路 智慧財產權 法律保護

在“一帶一路”戰略的引領下, 中國企業參與國際化競爭已成為不可避免的現實。

在中國企業國際化的過程中, 越來越多的企業開始將智慧財產權作為實現國際化目標的重要手段。 對於一些大型企業尤其是享有知名品牌的企業而言, 智慧財產權的輸出儼然已成為企業不斷進行對外直接投資的動力和源泉。 但是智慧財產權走出去並不是一條坦途, 其中同樣充滿了問題與風險。

一. 關於非自主智慧財產權對實施走出去戰略的影響

以智慧財產權作為走出國門、拓展市場的重要手段, 中國企業考慮的首要問題當屬擬許可或轉讓的智慧財產權的權屬問題。 該問題對於處於國際化進程加劇的中國汽車企業尤其重要, 因為汽車製造企業在東道國無論是組裝、製造相關整車產品及其零部件,

還是促銷、分銷相關產品及零部件, 無不涉及智慧財產權的權屬問題。 然而, 由於歷史的原因, 許多中國汽車製造企業享有的與技術相關的智慧財產權大部分是上世紀九十年代從西方發達國家引進的, 而且時至今日技術引進的趨勢未見減弱。 對於這些大部分技術是靠早期吸收消化他國技術而形成的企業來說, 明確智慧財產權的權屬問題更是重中之重。

根據企業自身是否擁有完全的所有權, 智慧財產權的權利屬性可以簡單地分為自主智慧財產權及非自主智慧財產權兩種。

非自主智慧財產權是指企業雖不享有所有權, 但有權使用的智慧財產權。 主要有兩種表現形式:(1)許可使用。

許多中國汽車製造企業的智慧財產權(特別是相關核心技術)來源於其合作方或該中國企業的外方股東公司的許可使用, 若中國企業欲使用該部分智慧財產權必須首先得到智慧財產權所有人的授權許可;(2)共同擁有。 雖然現在中國汽車合資企業的許多智慧財產權為該企業所有或為該企業的中外股東共同所有, 但通常情形下, 由於該部分智慧財產權源于外方股東且受到許可地域限制, 為此, 當公司或其中方股東擬進行境外投資且將在境外使用該智慧財產權的, 務必獲得外方的批准和同意。 否則, 不僅可能影響專案進程, 而且可能導致專案失敗。

自主智慧財產權即是企業能夠享有智慧財產權的所有權包括佔有權、使用權、收益權以及處分權。

自主智慧財產權的獲取方式有三種:(1)二次開發, 是指企業根據技術許可引進相關智慧財產權並對該智慧財產權進行改進、變更而獲得的智慧財產權;這是車企獲得自主智慧財產權的最主要方式。 (2)收購, 是指企業通過收購其他公司的股權或直接購買其他公司的智慧財產權而獲得相關智慧財產權;這是現今很多公司採取的方式。 (3)自主創新, 是指企業根據自身發展或市場需要進行獨立研發並據此獲得的智慧財產權。 從現狀來看, 儘管中國車企在自主智慧財產權工作方面已取得較大進展, 但由於大部分自主智慧財產權仍源於他人技術的消化、升級與改造, 同時由於車輛製造涉及的智慧財產權範圍極其廣泛,
為此在走出去過程中, 很少有只使用自主智慧財產權的情形。 換言之, 即使擬只輸出自主智慧財產權的, 也務必甄別該些技術與他人技術之間的關係, 也務必考慮該些技術是否能滿足投資與生產的需要, 並妥善做好相關安排。

二. 關於境外智慧財產權的取得問題

在清晰是否享有自主智慧財產權以及在明確相關非自主智慧財產權存在何種限制的前提下, 中國企業如何取得東道國法律對這些智慧財產權權利的認可與保護, 也是中國企業必須面臨並解決的問題。

智慧財產權的地域性特徵決定了依照中國法律取得的智慧財產權, 原則上只有在中國境內是合法有效的, 即相關智慧財產權在中國範圍以外的地區可能不被承認、不被保護。得到東道國法律的確認是在該國範圍內使用相關智慧財產權的前提。

以專利為例,國際社會對於專利的確認主要是通過三種申請方式以獲得確認。普通申請,即申請人逐一向東道國相關主管部門遞交專利申請。巴黎申請,即根據《巴黎公約》規定,在一個成員國提出專利申請可以享受自初次申請之日起的一定期限的優先權,即在該期限內申請人在其他成員國提出同樣的申請,其後來申請的日期可視為首次申請的日期。PCT申請,即根據《專利合作條約》的規定,申請人只需要提交一件國際專利申請,即可在該條約的所有成員國同時要求對其專利進行保護。申請人有長達30個月的時間考慮是否希望該成員國家對其專利進行保護以及是否繳納相關費用。中國也是《專利合作條約》的締約國之一。

有關商標的註冊申請既可以通過普通申請的方式即逐一申請的方式,也可以根據《馬德里協定》向東道國申請的方式。採取後者方式的,商標權利人可因直接向其本國智慧財產權主管部門遞交一份國際註冊申請書而使得其商標能在馬德里體系內的所有成員國獲得保護。如果在規定的期限內,相關國家智慧財產權主管部門沒有駁回對該商標的保護,則該商標相當於在每個成員國或組織直接申請註冊。

上述智慧財產權的申請及取得,1由於公告及異議等必經程式,即使不存在任何異議,均需耗費大量的時間,方能最終取得。遺憾的是,相當一部分中國公司直至準備進入東道國時,方才開始相關申請工作,這樣的安排自然不能滿足專案進度的需要,因而嚴重影響走出去的步伐。

三. 關於智慧財產權在境外的使用問題

中國企業攜帶智慧財產權“走出去”,鮮見以智慧財產權作為出資的,更多的是許可他人使用其商標或技術。而許可他人使用商標或技術時,往往會遇見以下重要問題。

1. 許可範圍

智慧財產權許可根據許可性質分為普通許可、排他許可、獨佔許可。除非特殊情形,在走出去的智慧財產權許可中,普通許可及獨佔許可均為較少採取的許可方式,大多採取的方式為排他許可。

排他許可中經常面臨的複雜問題是關於許可地域的限制問題,尤其是在相關產品的製造將進行國際採購、或者相關產品將從東道國進行出口的情形下,該問題更為突出。

此外,排他許可的相關約定通常也與東道國的反壟斷法律可能發生關聯。某些排他許可條款稍不注意,即可能與當地的反壟斷法律或競爭法律相抵觸。

再者,再許可也關乎許可範圍,是否允許再許可也是重點考慮內容之一。許可範圍的明確劃分不僅關乎被許可智慧財產權的使用及歸屬問題,更與企業的自身發展和未來戰略規劃,尤其是企業的智慧財產權體系息息相關。

為此,許可範圍不只是許可方式的選擇問題,更是相關具體條款的約定將如何影響中國企業的投資效益及市場劃定等等問題。在起草或修改授權合約時,律師應在充分瞭解客戶意圖的基礎上,在既滿足投資專案的需要,又確保符合企業智慧財產權戰略的前提下,確定許可範圍,從而準確表達客戶的真實意思。

2. 許可與轉讓

在大多數國家的智慧財產權法規中,許可與轉讓是兩個截然不同的概念。許可(License)是智慧財產權所有權的保留,而轉讓(Transfer)則是所有權的轉移。但某些國家的智慧財產權法存在有別於其他國家的特殊規定。比如,對於非專利技術,只存在“轉讓”概念,而沒有“許可”的概念。即非專利技術的所有人只能與合作方簽署“技術轉讓協定”而不能簽署“授權合約”。除此之外,非專利技術轉讓協議到期後,該非專利技術屬於轉讓方與非轉讓方共同所有,並且轉讓方不得約束被轉讓使用該非專利技術。為保證智慧財產權的統一性與完整性,上述特殊的法律規定無疑成為中國公司在“走出去”的進程中面臨的智慧財產權方面巨大障礙。也正因為如此,中國公司在進入“一帶一路”沿線某些國家時,應慎重考慮技術交易模式,以避免部分國家的特殊法律規定可能帶來的不利影響。

四. 關於智慧財產權保護問題

“一帶一路”戰略對中國企業籌畫智慧財產權體系既是機遇也是挑戰。一方面,企業欲在更廣泛的國際市場搶佔先機,不得不熟悉國際智慧財產權規則,這對企業而言是巨大的挑戰;另一方面,國際市場又倒逼企業進行自主創新並加強自我保護,這對企業而言是巨大的機遇。因此,中國企業要想走好智慧財產權這步棋,必須做到增強自主創新能力;佈局在前,樹立權利申報意識;更重要的是要重視並打造智慧財產權戰略體系。

1. 分清智慧財產權的權利範圍

無論企業擁有何種智慧財產權,有必要對相關智慧財產權的權利內容或範圍進行確認與劃分,以充分理解並清晰自己所享有的權利。在對權利內容或範圍進行確認與劃分的過程,彌補相關權利缺陷,夯實相關權利基礎,這是智慧財產權可以“走出去”的基本前提或必要步驟。

2. 樹立權利申報意識

智慧財產權已然成為拓展國際市場的重要或必備手段。為此,對於準備“走出去”的中國企業而言,在國外申請註冊智慧財產權不應只是一種姿態,而是要將該智慧財產權在擬投資國家或地區、或潛在的全球市場進行必要的申請註冊;同時,應瞭解相關國際條約基本的申請註冊程式與內容,充分利用其中的相關規則,高效便利地進行智慧財產權佈局。

市場未動,智慧財產權先行。樹立申報意識,提前做好智慧財產權的獲取準備工作並不是一個抽象的概念。以商標為例,企業在他國申請注冊商標時,應考慮注冊商標所包含的產品範圍,除正在銷售的產品類別,還應包含未來可能在當地市場銷售的其他產品類別;此外,商標的申請,最好將文字和圖形分開申請,以便擴大商標的保護範圍。同時考慮到外國相關部門可能對漢字和拼音的不瞭解,最好在申請漢字或拼音商標時附上說明,從而既解釋了商標的含義,可以有效防止他人惡意註冊相類似的商標。

3. 重視及建設智慧財產權戰略體系

為增強國際競爭、適應經濟全球化,企業應建立以提高自主智慧財產權創新能力、促進智慧財產權成果實施、加強智慧財產權保護能力為目標的智慧財產權戰略體系。

注:

1 中國企業可通過WIPO(世界智慧財產權組織)的體系提交智慧財產權的國際申請。但除WIPO體系之外,“一帶一路”沿線各國專利機構也接收和辦理國內申請。

作者簡介

王婧

北京中倫(武漢 )律師事務所 律師

香港中文大學國際經濟法碩士

主要執業領域為境外投資、外商並購和國際爭議解決

即相關智慧財產權在中國範圍以外的地區可能不被承認、不被保護。得到東道國法律的確認是在該國範圍內使用相關智慧財產權的前提。

以專利為例,國際社會對於專利的確認主要是通過三種申請方式以獲得確認。普通申請,即申請人逐一向東道國相關主管部門遞交專利申請。巴黎申請,即根據《巴黎公約》規定,在一個成員國提出專利申請可以享受自初次申請之日起的一定期限的優先權,即在該期限內申請人在其他成員國提出同樣的申請,其後來申請的日期可視為首次申請的日期。PCT申請,即根據《專利合作條約》的規定,申請人只需要提交一件國際專利申請,即可在該條約的所有成員國同時要求對其專利進行保護。申請人有長達30個月的時間考慮是否希望該成員國家對其專利進行保護以及是否繳納相關費用。中國也是《專利合作條約》的締約國之一。

有關商標的註冊申請既可以通過普通申請的方式即逐一申請的方式,也可以根據《馬德里協定》向東道國申請的方式。採取後者方式的,商標權利人可因直接向其本國智慧財產權主管部門遞交一份國際註冊申請書而使得其商標能在馬德里體系內的所有成員國獲得保護。如果在規定的期限內,相關國家智慧財產權主管部門沒有駁回對該商標的保護,則該商標相當於在每個成員國或組織直接申請註冊。

上述智慧財產權的申請及取得,1由於公告及異議等必經程式,即使不存在任何異議,均需耗費大量的時間,方能最終取得。遺憾的是,相當一部分中國公司直至準備進入東道國時,方才開始相關申請工作,這樣的安排自然不能滿足專案進度的需要,因而嚴重影響走出去的步伐。

三. 關於智慧財產權在境外的使用問題

中國企業攜帶智慧財產權“走出去”,鮮見以智慧財產權作為出資的,更多的是許可他人使用其商標或技術。而許可他人使用商標或技術時,往往會遇見以下重要問題。

1. 許可範圍

智慧財產權許可根據許可性質分為普通許可、排他許可、獨佔許可。除非特殊情形,在走出去的智慧財產權許可中,普通許可及獨佔許可均為較少採取的許可方式,大多採取的方式為排他許可。

排他許可中經常面臨的複雜問題是關於許可地域的限制問題,尤其是在相關產品的製造將進行國際採購、或者相關產品將從東道國進行出口的情形下,該問題更為突出。

此外,排他許可的相關約定通常也與東道國的反壟斷法律可能發生關聯。某些排他許可條款稍不注意,即可能與當地的反壟斷法律或競爭法律相抵觸。

再者,再許可也關乎許可範圍,是否允許再許可也是重點考慮內容之一。許可範圍的明確劃分不僅關乎被許可智慧財產權的使用及歸屬問題,更與企業的自身發展和未來戰略規劃,尤其是企業的智慧財產權體系息息相關。

為此,許可範圍不只是許可方式的選擇問題,更是相關具體條款的約定將如何影響中國企業的投資效益及市場劃定等等問題。在起草或修改授權合約時,律師應在充分瞭解客戶意圖的基礎上,在既滿足投資專案的需要,又確保符合企業智慧財產權戰略的前提下,確定許可範圍,從而準確表達客戶的真實意思。

2. 許可與轉讓

在大多數國家的智慧財產權法規中,許可與轉讓是兩個截然不同的概念。許可(License)是智慧財產權所有權的保留,而轉讓(Transfer)則是所有權的轉移。但某些國家的智慧財產權法存在有別於其他國家的特殊規定。比如,對於非專利技術,只存在“轉讓”概念,而沒有“許可”的概念。即非專利技術的所有人只能與合作方簽署“技術轉讓協定”而不能簽署“授權合約”。除此之外,非專利技術轉讓協議到期後,該非專利技術屬於轉讓方與非轉讓方共同所有,並且轉讓方不得約束被轉讓使用該非專利技術。為保證智慧財產權的統一性與完整性,上述特殊的法律規定無疑成為中國公司在“走出去”的進程中面臨的智慧財產權方面巨大障礙。也正因為如此,中國公司在進入“一帶一路”沿線某些國家時,應慎重考慮技術交易模式,以避免部分國家的特殊法律規定可能帶來的不利影響。

四. 關於智慧財產權保護問題

“一帶一路”戰略對中國企業籌畫智慧財產權體系既是機遇也是挑戰。一方面,企業欲在更廣泛的國際市場搶佔先機,不得不熟悉國際智慧財產權規則,這對企業而言是巨大的挑戰;另一方面,國際市場又倒逼企業進行自主創新並加強自我保護,這對企業而言是巨大的機遇。因此,中國企業要想走好智慧財產權這步棋,必須做到增強自主創新能力;佈局在前,樹立權利申報意識;更重要的是要重視並打造智慧財產權戰略體系。

1. 分清智慧財產權的權利範圍

無論企業擁有何種智慧財產權,有必要對相關智慧財產權的權利內容或範圍進行確認與劃分,以充分理解並清晰自己所享有的權利。在對權利內容或範圍進行確認與劃分的過程,彌補相關權利缺陷,夯實相關權利基礎,這是智慧財產權可以“走出去”的基本前提或必要步驟。

2. 樹立權利申報意識

智慧財產權已然成為拓展國際市場的重要或必備手段。為此,對於準備“走出去”的中國企業而言,在國外申請註冊智慧財產權不應只是一種姿態,而是要將該智慧財產權在擬投資國家或地區、或潛在的全球市場進行必要的申請註冊;同時,應瞭解相關國際條約基本的申請註冊程式與內容,充分利用其中的相關規則,高效便利地進行智慧財產權佈局。

市場未動,智慧財產權先行。樹立申報意識,提前做好智慧財產權的獲取準備工作並不是一個抽象的概念。以商標為例,企業在他國申請注冊商標時,應考慮注冊商標所包含的產品範圍,除正在銷售的產品類別,還應包含未來可能在當地市場銷售的其他產品類別;此外,商標的申請,最好將文字和圖形分開申請,以便擴大商標的保護範圍。同時考慮到外國相關部門可能對漢字和拼音的不瞭解,最好在申請漢字或拼音商標時附上說明,從而既解釋了商標的含義,可以有效防止他人惡意註冊相類似的商標。

3. 重視及建設智慧財產權戰略體系

為增強國際競爭、適應經濟全球化,企業應建立以提高自主智慧財產權創新能力、促進智慧財產權成果實施、加強智慧財產權保護能力為目標的智慧財產權戰略體系。

注:

1 中國企業可通過WIPO(世界智慧財產權組織)的體系提交智慧財產權的國際申請。但除WIPO體系之外,“一帶一路”沿線各國專利機構也接收和辦理國內申請。

作者簡介

王婧

北京中倫(武漢 )律師事務所 律師

香港中文大學國際經濟法碩士

主要執業領域為境外投資、外商並購和國際爭議解決

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